7.关于在商品上使用商标同时构成在相关服务上使用的判定
商标权人虽然可以禁止他人在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或相似的商标，但其却仅在其指定使用的商品或服务上享有专用权，且商标权人在其指定商品或服务上使用其注册商标通常不能视为在相同或类似商品上的使用。但是，商标权人在生产出使用其注册商标的商品后自行提供给最终消费者，且将该商品提供给消费者的服务本身是可以申请注册商标的，则该指定使用在商品上的注册商标可能构成使用于特定服务的未注册商标。该未注册商标在具备一定知名度后，他人在该服务上抢先申请注册该商标的行为，可能被判定为以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定知名度的商标。
在罗芝诉商标评审委员会及第三人山东石蛤蟆餐饮娱乐有限公司（简称石蛤蟆餐饮公司）商标撤销行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第716号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2007）一中行初字第628号行政判决书。石蛤蟆餐饮公司经营的“石蛤蟆水饺”成为当地名吃且有七十余年的历史，其拥有的“石蛤蟆”商标于1995年11月申请注册，并于1997年5月被核准注册，指定使用商品为饺子、小包子、盒饭、八宝粥、豆包、年糕、元宵、春卷等。在“石蛤蟆水饺”近百年的发展历史中一直采用现包现煮现吃的传统服务方式，并在顾客就餐时送椒汤一碗，以顺应“原汤化原食”的地方民间风俗。罗芝于1998年8月14日申请注册争议商标“石蛤蟆及图”商标，并于2000年1月7日被核准注册，核定使用服务为第42类餐馆、自助餐馆、快餐馆、旅馆、咖啡馆。2004年12月30日，石蛤蟆餐饮公司依据商标法第二十八条、第三十一条、第四十条第一、二款的规定向商标评审委员会提出撤销争议商标注册的申请。罗芝认为石蛤蟆餐饮公司的在先商标使用在饺子等商品上，其并未在第42类餐馆等服务上在先使用争议商标或相似商标。商标评审委员会认为，罗芝与引证商标的历史无任何关联，其明知“石蛤蟆水饺”是当地名吃，有较高知名度且未在餐饮服务上注册，抢先在餐馆等服务上注册争议商标，其目的是借引证商标在历史上积累的良好信誉牟取不当利益。同时，鉴于“石蛤蟆水饺”的知名度及传统经营方式，争议商标在餐馆等服务上的注册和使用，极易使相关公众对其服务来源产生混淆误认。因此，争议商标的注册行为违反了商标法第三十一条的规定。商标评审委员裁定撤销争议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员的裁定。
北京市高级人民法院认为，罗芝与引证商标的历史无任何关联，而石蛤蟆餐饮公司是“石蛤蟆”商标和“石蛤蟆水饺”声誉的承继人。引证商标虽未在餐馆等服务项目上注册，但其历史上一直在餐馆中作为一种特色食品名称使用，并为当地消费者熟知。在罗芝明知“石蛤蟆水饺”是当地名吃、有较高知名度且未在餐饮服务上注册后，抢先在第42类餐馆等服务上注册与石蛤蟆餐饮公司在先使用的“石蛤蟆”未注册商标相似的争议商标，其行为侵害了引证商标在历史上积累的良好信誉，构成抢先注册他人在先使用并具有一定影响的商标，应予撤销。北京市高级人民法院二审判决维持原判。
8.关于商标法第四十一条第一款中“其他不正当手段”应指绝对禁止注册事由的判定
商标法第四十一条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局撤销该注册商标；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。”如何判定该规定中的“其他不正当手段”在司法实践中颇有争议。一种意见认为，2001年商标法区分了绝对禁止注册的理由和相对禁止注册的理由，绝对禁止注册的理由是对涉及社会公共利益、公共秩序、善良风俗等的标志禁止任何人将之垄断为自己的商标注册、使用的理由；相对禁止注册的理由是对因侵害他人在先民事权益而申请商标注册的，在他人提出异议或申请撤销时，对该商标不予核准、撤销注册的理由。商标法第四十一条第一款中“以其他不正当手段取得注册”仅应属于绝对禁止注册的理由。相反意见认为，“以其他不正当手段取得注册”的行为属于侵犯他人合法在先权益、破坏公平竞争市场秩序的行为，该规定是依据诚实信用原则所作的兜底性规定，在无法适用商标法的其他具体规定，又确实需要撤销争议商标的情况下予以适用。应当说上述两种意见都有一定道理，北京市高级人民法院过去的相关判例也曾多次徘徊在两者之间。但是，在总结过去审判经验的基础上，北京市高级人民法院的最新判例明确选择了第一种做法，即商标法第四十一条第一款中“其他不正当手段”是指损害公共秩序或者公共利益的行为，而不包括仅损害他人在先民事权益的行为。
在郑州市帅龙红枣食品有限公司（简称郑州帅龙公司）诉商标评审委员会及第三人河南省新郑奥星实业有限公司（简称新郑奥星公司）商标撤销行政纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高行终字第512号行政判决书和北京市第一中级人民法院（2008）一中行初字第146号行政判决书。郑州帅龙公司于2001年8月20日申请注册争议商标“真的好想你ZHENDEHAOXIANGNI”，并于2002年12月7日获准注册，指定使用商品为第32类，包括：果茶（不含酒精）、茶饮料（水）、果汁饮料（饮料）、蔬菜汁（饮料）、酸梅汤、乳酸饮料（果制品，非奶）、矿泉水、啤酒、汽水、饮料制剂。新郑奥星公司从1999年就开始在第29类枣片商品上使用“好想你”商标。2006年2月21日，新郑奥星公司以郑州帅龙公司注册争议商标的行为违反了商标法第三十一条和第四十一条第一款的规定为由，请求商标评审委员会撤销争议商标的注册。商标评审委员会认为，“好想你”是新郑奥星公司使用在先并具有一定知名度的商标，郑州帅龙公司与新郑奥星公司处于同一地域、从事同一行业，其已知悉新郑奥星公司的“好想你”商标，理应知晓新郑奥星公司使用“好想你”商标的情况，却在第32类果茶等商品上注册争议商标。由于争议商标与“好想你”文字构成相似，在含义上有递进关系，而争议商标指定使用的商品与新郑奥星公司在先使用的商品具有基本相同的功能、用途、销售渠道，均属于食品加工行业，双方实际生产经营状况可能使消费者产生混淆和误认，郑州帅龙公司的行为违反了诚实信用原则，损害了新郑奥星公司的合法权益，属于商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或其他不正当手段取得注册”的行为。商标评审委员裁定撤销争议商标的注册。一审法院维持了商标评审委员会的裁定。
北京市高级人民法院认为，引证商标实际使用在枣片商品上，争议商标核定使用在第32类的果茶等商品上，二者虽均属于食品类，但其在功能、用途、生产部门、消费对象和销售渠道方面存在一定差异。商标法第四十一条第一款规定的“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”涉及的是损害公共秩序或者公共利益的行为，一审法院及商标评审委员会以争议商标的注册损害新郑奥星公司的权益为由，依据该款撤销争议商标注册的做法是错误的。北京市高级人民法院判决撤销一审判决和商标评审委员会的裁定，责令商标评审委员会重新做出裁定。
（二）商标民事案件审判的新发展
1.关于数个独立商标组合形成的新商标不能当然地承受原商标声誉的认定
商标是区分商品或服务来源的商业标记，区分功能是商标最为重要也是其最基本的功能。商标的区分功能源于商标的使用，而商标的使用必然以商标的有效存在及其被实际使用于特定商品或服务为前提。如果某一商标系由多个组成部分共同组成的组合商标，且其每个组成部分原本就是在先注册并使用的独立商标，则作为每个组成部分的独立商标所累积的声誉能否顺延到该在后使用的组合商标？相反的情形是，如果组合商标是在先注册并使用的商标，后来该组合商标的各个组成部分又被分别作为单独商标使用，则该组合商标累积的声誉能否顺延到每一个单独商标？首先可以肯定的是，上述组合商标与各单独商标如果从整体上看差别较大并不构成近似，或者其指定使用的商品或服务属于既不相同也不类似的商品或服务，则应当判定该组合商标与各单独商标为既不相同也不相似的商标，在先商标所累积的声誉当然不能顺延至在后商标。因此，这里主要研究的问题是，该组合商标与单独商标具有相似性，当二者指定使用在相同或类似商品或服务上时，容易造成消费者的混淆，即该组合商标与每一个单独商标均应构成相似商标，此时在先使用的组合商标或单独商标所累积的声誉能否等同于或者顺延至在后使用的单独商标或组合商标？从北京市高级人民法院的审判实践来看，至少在消费者未将二者等同前，答案应当是否定的。
在鳄鱼恤有限公司诉葛昌能及北京新世纪服装商贸城市场有限公司侵犯商标专用权纠纷一案中，见北京市高级人民法院(2008)高民终字第902号民事判决书和北京市第二中级人民法院（2007）二中民初字第9625号民事判决书。鳄鱼恤公司于1986年3月30日分别取得了“鳄鱼恤”及“CROCODILE”两项注册商标专用权，均指定使用于第25类衬衫、裤子、汗衫及其他衣服等商品。2003年11月17日，鳄鱼恤公司向国家商标局申请注册“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标，申请类别是第25类“服装”，申请的商品项目包括服装、鞋、帽等。该商标注册申请目前尚未获得核准。2004年9月鳄鱼恤公司启用“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标。葛昌能系新世纪公司所有的服装市场的摊位承租人，该摊位出售了带有“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”标识的羊毛衫。鳄鱼恤有限公司在起诉两被告侵犯“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的同时，还提供了大量证明“鳄鱼恤”及“CROCODILE”具有一定知名度的证据，并以“鳄鱼恤”及“CROCODILE”两商标的知名度来证明“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的知名度，同时请求认定“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”为驰名商标。一审法院判定侵权成立，但认为鳄鱼恤公司的证据不能证明“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标已经驰名，拒绝认定该商标为驰名商标。
北京市高级人民法院认为，鳄鱼恤公司提供的证据不能证明“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的宣传持续时间、程度和地理范围；其也没有提供将“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标与“鳄鱼恤”、“CROCODILE”两项注册商标一并宣传并使消费者知晓其传承关系的足够证据，故鳄鱼恤公司使用“鳄鱼恤”、“CROCODILE”两项注册商标所积累的声誉尚不能等同于“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标的声誉。鳄鱼恤公司提起本案诉讼时“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标使用的持续时间也不长，依据现有证据尚不足以认定“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”商标已经取得了“鳄鱼恤”、“CROCODILE”两项注册商标的声誉，故不宜判定“鳄鱼恤CROCODILE SINCE 1952及图”为驰名商标。北京市高级人民法院判决维持原审判决。
