第二节 商标显著性与国外商标反淡化保护
一、商标淡化理论概述
（一）商标淡化理论的提出及其意义
自1927年美国学者谢希特发表了著名的“The Rational Basis of Trademark Protection”（《商标保护的合理性基础》）一文之后，商标淡化理论逐渐成为商标法学界的热点问题，淡化与传统的混淆可能理论有什么区别，如何判断商标显著性受到淡化，如何证明淡化的存在等等问题不断困扰着人们。即便是1995年美国国会颁布了《美国联邦商标淡化法》（以下简称FTDA），对商标淡化理论的争论依然存在。难怪连美国的麦肯锡教授都感言，在自己40多年的知识产权教学和执业生涯中，从未遇到过像“商标淡化”这样令人困惑的概念。
从商标显著性的角度来看，商标淡化理论的出现再次验证了商标显著性在商标法中的“枢纽地位”。首先，从获得反淡化保护的商标条件来看，商标必须具有显著性。根据1995年的FTDA，美国的《兰汉姆法案》在第1125条中增加了对“商标淡化”的规定，在判断一个商标是否知名，是否具备获得反淡化保护资格时，考察的第一个因素就是“该商标固有的或经使用取得显著性程度”。而按照谢希特的观点，给予反淡化保护的商标应当只限于具有固有显著性的商标。其次，从淡化的损害对象来看，大多数美国法院都认为淡化行为侵害的对象就是知名商标的显著性。有法院认为，商标淡化行为损害了商标的显著性和推销能力。【32】还有法院认为，“无显著性即无淡化”【33】。
（二）谢希特对商标淡化理论的基本阐释
在《商标保护的合理性基础》一文中，谢希特认为，淡化就是“逐渐削弱或丧失它的地位，并且通过在非竞争性商品上使用控制商标或名称在公众的认识”【34】。对于提出商标淡化理论的原因，谢希特认为，在他那个时代反侵权法不足以保护商标的在先使用者禁止在后使用者将商标使用在非竞争性商品上。法律多多少少都采纳了简单的普遍规则：“如果这里不存在竞争，那么这里也不会有不公平竞争。”【35】也就是说，如果原告没有从事某一领域的生产，那么在该领域就不会出现商标侵权。因此，在冰激凌上使用BORDEN商标并没有构成对牛奶上的BORDEN商标的侵犯。在谢希特的时代，商标保护的一般范围是根据产品种类划分的，从现在的标准来看该种分类是非常狭窄的。这为那些没有道德原则的公司，在自己出售的不存在关系的商品上使用知名商标打开了便利之门。他们希望借助知名商标所具有的吸引力引起消费者的注意，而对于很多消费者也知道他们出售的商品并不是来自于与知名商标相联系的生产者。由于对于商品来源并不存在混淆，商标侵权的禁止令无法对这种使用加以制止。谢希特的解决办法是授予合格商标所有人一种非常广泛、实质上的绝对权利。具有了该种权利，KODAK商标权利人就能够对在其他产品上使用KODAK商标的行为予以禁止，而不管消费者是否在事实上存在对来源的混淆。
谢希特还对商标的唯一性（Uniqueness）进行了论述。传统的观点认为，商标如果脱离使用它的企业将无法成为一种财产权利，谢希特认为这种观点是从公共政策出发，要求生产者承担质量保证功能的结果。谢希特认为，一旦一个商标开始连续不断指示满意的来源，它的所有者应当被允许最广泛的使用该商标以扩大其经营范围，于是“商标标识的价值相当程度上取决于它的唯一性”，因此“对商标唯一性的维持应当构成保护商标的唯一理性基础”【36】。
此外，谢希特还从商标功能的角度对商标与商誉之间的关系进行了重新确定。对于“良好声誉是本质，商标只不过是其投影而已”【37】的观点，他认为该观点并没有准确阐明今天的商标，并使得对商标的充分保护问题变得模糊。消费者经过对商品的消费体验所产生的对商品个性特征的认知，并没有与某一个特定的来源相联系，而是与某一个商标标识联系起来。于是谢希特提出了他的著名观点：“商标事实上在销售商品，并且，不言自明的是商标显著性越强，它的销售力量就更有效。”【38】
二、商标淡化的理论与实践
（一）美国商标淡化的理论与实践
1.美国的州立法
在1995年的《美国联邦淡化法》实施之前，各州立法是淡化法的主要法律渊源。而大多数州的反淡化法案是按照美国商标协会（USTA或INTA）的《州商标示范法》的反淡化条款制定的。在《州商标示范法》1964年文本第12条中规定：即使当事人之间不存在竞争关系，或者不存在对商品或服务来源的混淆，对商业声誉造成损失的可能性，或者对根据本法注册的商标、在普通法上有效的商标或商业名称之显著性造成淡化的可能性，均应当成为禁止令救济的基础。从该文本来看，商标反淡化制度建立的原因就在于保护商标的显著性。
而在1992年的《州商标示范法》第1条中，《州商标示范法》将淡化定义为注册人商标识别和区分商品或者服务功能的减弱，而不论当事人之间是否存在竞争，也不论是否存在混淆、错误或者欺骗可能。而该法的第13条还规定，依据衡平法规则，在该州的知名商标的所有者有权禁止他人在该商标知名之后对该商标的使用，因为后者的使用将导致所有者商标显著性的淡化。【39】可以看出，受到谢希特商标淡化理论的影响，美国一些州的立法者以衡平法为依据开始采取措施，防止知名商标显著性被淡化。
1 9 3 2年美国纽约州的Tiffany & Co.v.Tiffany Productions一案通常被认为是美国历史上最早的淡化案件之一。该案原告是一家成立于1868年的老字号珠宝商，在全球范围内都享有盛誉，并在纽约、伦敦、巴黎等地设有分店。被告是一家成立于1921年的动画片制造商和销售商。被告在其广告宣传以及电影片头中频繁使用发光的宝石和“Tiffany”标识，以及“Tiffany推出”、“Tiffany控制”、“Tiffany全球性组织”等内容。不少证人证实，被告的上述动画片、宣传片和电子标志等，给他们造成了混淆，使他们认为原告与被告的动画片生产有关。因此，法院禁止了被告继续使用该标识。法院在判决书中指出：“被告使用该商标的唯一原因是想借用原告的声誉，并且从公众将被告误认为原告存在关系中谋取利益……在非竞争性产品上使用他人商标真正伤害的是商标在公众中的形象和地位……一个商标的显著性越强，越是独特，它在公众的潜意识中的印象就越深，也就更需要得到保护，以防止它与被使用的特定商品之间的联系被损害或切断。”【40】2003年，美国联邦最高法院在审理Moseley v.Secret Catalogue Inc.一案时，就曾提出反淡化是商标显著性的要求，也就是说，是商标就必须具有显著性。在该案中美国联邦最高法院还援引了谢希特的观点，认为反淡化保护只限于具有固有显著性的商标。【41】
2.美国的联邦立法
美国《兰汉姆法案》在第1127条中解释“淡化”概念时指出，“淡化”是指降低知名商标识别和区别商品或服务方面的能力，无论是否存在：（1）知名商标所有人和其他当事人之间存在竞争，或者（2）混淆、误认或欺骗的可能。虽然淡化理论产生之初只关注非竞争性商品，但从《兰汉姆法案》的条文规定来看，商标淡化保护的范围并没有受到商品是否存在竞争关系的限制。麦肯锡认为，《兰汉姆法案》对于商标淡化的法律规定，是想要表述明确具体的损害，对商标权利的反淡化保护并不是商标所有人无法证明商标侵权之后的退一步的保护。【42】当然，上述条文的规定是与淡化原理不一致的，商标反淡化的适用情形不应当扩大到竞争性商品上的商标使用。但一些美国法院忽视这一原理，并且将反淡化法律适用于存在竞争性的或相似的商品上。例如，在Nabisco“fish cracker”案件中，原被告双方互为竞争者，双方都生产、销售快餐薄脆饼干。反淡化法被适用在销售相同商品的当事人之间是非常少见的，更为重要的是，在竞争性市场中，错误使用反淡化法律将会打破自由竞争和公平竞争之间的平衡。
3.商标淡化的类型
商标淡化最初的类型有两种：一种是“模糊”（Blurring），一种是“丑化”（Tarnishment），直到1 9 9 9年通过了《反恶意抢注保护法案》才出现了第三种淡化类型，即“恶意抢注”（Cybersquatting）。按照麦肯锡的观点，由于它几乎就是一个短暂的概念，作为法律理论上的“淡化”是很难进行解释和理解的。【43】同时由“丑化”引起商标淡化的情形也较为少见，出现的大量的淡化案件都涉及“模糊”，因而“模糊”成为商标淡化理论主要研究的情形。对于由于“模糊”引起的商标淡化情形是指，为了识别许多不同商品和服务的来源，原告的知名商标被他人以非混淆的方式使用，于是知名商标原本明确的识别和区别唯一来源的能力“被淡化”或被减弱。【44】
（二）欧共体商标淡化的理论与实践
欧共体法院在诸多案件中没有对商标淡化的含义加以阐释，更不喜欢讨论商标淡化理论的理论来源和历史基础。【45】在欧洲商标第一号指令中并未提及“淡化”概念，指令第5条第（2）款规定：任一成员国可以规定所有人有权禁止任何第三人未经其同意，在商业中在与其商标注册的商品或服务不相似的商品或服务上使用一标记，如果该标记与其商标相同或相似，且其商标在该成员国享有声誉，而该标记的使用无正当理由并且从其商标的显著性或声誉中获利或对它们造成损害的。1993年制定的《欧洲共同体商标条例》第9条第1款（c）项规定，商标所有人有权禁止任何第三人未经其同意在商业活动中使用与共同体商标相同或相似，而使用的商品或服务与共同体商标所注册的商品或服务不相类似的任何标志，条件是该共同体商标在共同体内享有声誉，并且无正当理由使用上述标志会不当利用该共同体商标的显著性或声誉或者对其造成损害。
直到2003年的Adidas案件，【46】雅各布检察官才试图确定“淡化”的含义。在该案中，他将淡化定义为“对商标显著性的损害”，并按照类似美国的方法将淡化分为：模糊（Blurring）和丑化（Tarnishment）。在解释淡化时，他也使用“搭便车”，并提及了ROLLS ROYCE威士忌案件。按照英国学者菲利普斯的观点，“损害商标显著性”这一概念反映的就是通常的淡化现象，而“损害商标声誉”这一概念则是对商标声誉的贬低和丑化，在这种情况下，在后商标所使用的商品会影响到在先商标对公众的吸引力。【47】
（三）日本商标淡化的理论与实践
日本商标淡化理论处于一种混乱的状态。日本法院与欧共体法院相似，不愿意承认全方位的淡化权利。【48】日本1993年的《日本反不正当竞争法》（简称UCPA），有1个条文涉及商标淡化问题，即在第2条第1款中对“不公平竞争”的含义进行了规定：（1）使用与他人在消费者中众所周知的好的或者其他名称相同或相似的好的或者其他名称（包括与一个人的企业相连的名称、商业名称、商标、标志、商品的容器或包装，或者商品或企业的任何其他名称）……并且导致与他人的商品或企业产生混淆的。（2）使用与他人知名的好的或者其他名称相同或相似的好的或者其他名称。【49】
这一立法条文最突出的特点是对本应当提及的淡化概念的省略。在日本的立法中，淡化并没有成为独立的诉讼理由，也没有以商标淡化为理由，赋予知名商标所有者阻止他人在不相类似的商品上以非竞争的方式使用知名商标的权利。日本是市民法典国家，法院所适用的法律必须是立法机关已经公布的法律。在司法实践中，通常认为《反不正当竞争法》第2条第1款第（2）项是“反淡化条款”，但在许多直接涉及商标淡化的重要案件中，法院往往依据的是该法的第2条第1款第（1）项。日本法院并没有对容易混淆的两个条文进行区分，并且日本也不区分“混淆的原因”和“对混淆的解释”。在UCPA制定后的12年里，直接涉及淡化案件的判决较少，而在同一时期，在美国，涉及联邦商标淡化的法院判决书有1300多个，除此之外，还有很多当事人向州法院提出商标淡化主张。美国法院淹没在泛滥的商标淡化诉讼请求中，而在日本，情况却不是这样。【50】
在日本涉及淡化的案件中，2001年由日本东京地方法院审理的Aoyama Gakuin Chugakko案是其中比较典型的案件。在该案中，日本一所中学使用Aoyama Gakuin Chugakko来称呼自己的学校。但Aoyama Gakuin是青山学院的名称，该大学成立于1874年，具有悠久的历史，因而该中学被禁止使用青山学院已经建立具有标示来源功能的称号。经过127年的使用，这所大学的校名已经成为一种称号并不令人惊奇。【51】
实际上，日本政府对于流行于欧美的商标淡化理论并不是视而不见，它曾在1992年委托专门机构对日本是否进行反淡化立法进行研究。在该研究的报告中，研究者发现，通过各种不同的媒体宣传，产品或企业的名称被广泛使用，这些商标的印象（Brand Image）变得众所周知。这些独立的商标印象对消费者具有特别的吸引力。因此，它们已经取得了自己的独立的价值。通过使用知名称号，甚至有时候并没有产生混淆，使用者也能够获得知名名称对消费者的吸引力。这种情况通常被称为“免费搭乘”。结果，消费者很可能对试图取得高度信任和名誉的新来的公司感到混淆。在这种情况下，第一个使用该名称的企业所产生的好的印象被破坏。这就被称为“淡化”。过去法院对于甚至在事实上并不可能发生混淆的事实简单假定为淡化，并且法官已经将这种结论视为适当；然而，现在他们开始对假定的混淆概念提出了质疑。因此，坦白地说，为了保护知名名称，在混淆没有必要存在的地方，确立一个新的诉讼理由（Cause of Action）是适当的。【52】
三、商标显著性与商标淡化
（一）商标获得反淡化保护的条件
1.欧共体国家对获得反淡化保护商标的规定
并不是所有的商标都能获得反淡化法律的保护，不论是驰名商标，还是具有一定声誉的商标，它首先必须具有显著性。下文将介绍欧共体法院审理的CHEVY一案。【53】在该案中，欧共体法院对欧共体第一号指令第5条第2款商标获得反淡化保护的条件进行了解释，即该商标“必须在欧共体国家具有一定声誉”。在该案中，通用公司是克莱斯勒汽车的生产者，被人们亲切地称为CHEVY。对这一亲切的称呼通用公司在比荷卢联盟进行了注册，但后来被告在清洁产品上使用了C H EVY商标。通用公司于是在比利时法院起诉了这家比利时的企业，并依据1996年以前的反淡化法律要求法院对该企业使用此商品的行为加以禁止。1996年以前的《比荷卢统一商标法》将反淡化的保护对象扩大到所有商标，1996年后才回到欧共体商标第一号指令的轨道上来，要求在先商标必须在相关国家具有一定的声誉。在该案中，被告认为主张CHEVY商标在比利时并不具有所要求的“声誉”（Reputation）。
法院认为，无论是从欧共体第一号指令第5条第2款的文字上看，还是从精神上看，都无法推断出，知道商标的消费者比例要达到多少，该商标才算具有一定的声誉。【54】在与贴附该商标的商品或服务相关的公众中，当在先商标为其中的重要部分（Significant Part）所知晓时，应当考虑该重要部分消费者所应当达到的了解程度。在先商标需要具有一定声誉，在先商标必须为相关公众的“重要部分”所知道，并且，当消费者中的重要部分知道贴附在商品或服务上的商标时，必须要考虑消费者需要达到的了解的程度。欧共体法院认为，在确定商标的声誉时，有5个需要考虑的要素：（1）使用该商标的商品或服务所占市场的比例；（2）使用商标的强度；（3）使用商标的地理范围；（4）使用商标的持续时间；（5）为了提升商标和广告宣传所投入的资金数额。当然上述5个要素也只是证明商标使用范围的间接证据，并不是相关公众认识或了解情况的直接证据。直接证据通常可以通过调查证据而获得，该种证据在美国通常是决定商标是否具备“知名”（Famous）条件的重要证据。
在C H EVY商标一案中，雅各布检察官认为，作为反淡化法律所适用对象的商标，对其“声誉”的要求是低于《巴黎公约》对未注册、未使用的驰名商标所要求的知名程度的。他的观点来源于对“声誉”和“驰名”在欧共体国家词典中不同解释的比较。但雅各布并没有试图分析隐藏在两个不同法律理论之下的政策。【55】
2.美国对获得反淡化保护商标的规定
从美国联邦反淡化立法的历史来看，在先商标的声誉应当扩大到美国相当多地区。通常来说，按照联邦立法普通商标不应当被授予“知名”的称号，除非它达到在相当数量的州被使用的标准。一个商标只使用在一个州，或者只使用在美国的一个小地区，则不能依据联邦法将该商标视为知名商标。根据联邦反淡化法律，一些法院认为反淡化法律对小范围知名的商标进行保护是可能的，但是它只能用来禁止在相同小范围市场中使用该商标的被告。第三巡回法院法官就曾指出：“我们被说服，一个对于普通公众并不知名的商标，在原被告都在相同或相关市场中经营的情况下，授予原告商标反淡化保护，只要原告商标在狭小范围市场中具有较高知名度即可。”【56】
美国反淡化法案起草者曾在2004年建议国会阻止法院在狭小范围内对知名的使用。在2004年4月22日的国会听证会上，INTA介绍了法案的起草，并被要求商标的“知名”必须达到“美国普通消费者广泛识别”的标准。一些法官也开始注意到在狭小市场（Niche Market）知名理论所产生的奇怪结果竟然被接受。反淡化理论通常被认为是保护强商标的，在与知名商品或服务不相关领域禁止对相同商标的淡化使用。例如，在美国，按照主流观点的假设，反淡化法律所针对的是对下列商标的侵犯：DUPONT鞋，BUICK阿司匹林，SCHLITZ清漆、KODAK钢琴和BULOVA长袍。
通过上述分析，我们发现无论是欧共体国家还是美国，在确定怎样的商标有资格获得反淡化保护时，更多考虑的是商标是否具有“一定声誉”或“知名”，不再考虑商标显著性的有无问题。我们看到，具有一定声誉的强商标才会出现淡化问题，才需要法律的特殊保护。
（二）商标显著性与商品或服务种类的划分
我们知道传统的商标权利是以一定商品或服务种类为限的，也就是说，商标专用权的排他性适用范围是受到商品或服务种类限制的，对于非相似商品或服务种类的商标使用，即便是相同的商标标识，权利人也不能予以禁止。但商标淡化理论的提出则打破了这一限制。正如美国《兰汉姆法案》第1127条对“淡化”解释所说，商品或服务是否存在竞争关系并不是判断淡化需要考虑的因素。随着商标淡化理论的提出，法律难道真要赋予知名商标所有人一种更加绝对的所有权吗？
反淡化法是一种特殊形式的救济方式，给予了强商标和知名商标更多的保护。但是，这一额外保护应当被限制在传统商标侵权诉讼无法提供有效救济的前提下。如果商标具有强大的显著性和声誉，在存在竞争性或相似商品或服务中，根据法律的混淆理论，强商标能够获得充分的法律保护，在这种情况下，没有必要启动作为特别救济途径的反淡化法律。欧洲法院认为，对欧共体第一号指令第5条第2款的解释，不能导致对在相同或相似商品上对商标商誉的保护低于在不相似商品或服务上商标对声誉的保护。【57】也就是说，根据全部商标法，对于强商标的保护，应当维持商标保护的平衡，不能因为反淡化提高对强商标在不相似商品的保护，而降低了对强商标在相同或相似商品上的保护。
商标的反淡化保护并不是在无法证明存在混淆可能的情况下的无奈选择，而是一种独立的保护途径。建立在混淆可能基础上的商标法，是保护消费者免受欺诈的同义词。淡化理论则建立在绝对性的商标专用权基础之上，而与保护消费者防止混淆或欺骗不存在关系。由于消费者对于淡化的发生并没有产生混淆，因此反淡化法代表了商标专用权性质的根本性转变。有学者就认为：“商标反淡化保护商标的广告宣传功能，这与反混淆不同，后者保护商标的标志来源功能。如果将发生商品来源混淆作为商标反淡化保护的前提要件，会使商标反淡化保护失去独立存在的空间。”【58】
对于商标显著性而言，淡化理论无疑开拓了新的视野。过去对商标显著性的研究只对标识与使用商标的商品或服务之间是否存在描述性、关联性进行考察，如果标识是对商品或服务的描述，则该商标并不具有固有显著性，不能获得商标法的保护。但在淡化理论提出之后，不得不让人对商标显著性进行新的思考。按照谢希特的观点，现代商标早已丧失准确标示商品物理来源的功能，消费者怎么可能通过商标知道千里之外的生产者的情况？消费者经过对商品的消费体验所产生的对商品个性特征的认知并没有与某一个特定的来源相联系，而是与某一个商标标识联系起来。于是谢希特指出：“商标的真正功能是识别令消费者满意的某种产品，并由此刺激消费公众的进一步交易。通过商标，制造者或进口者可以‘达到零售商的肩膀’，并穿过后者的柜台直接走向消费者，这一事实并没有被过多强调，而这一事实却构成了对商标有效保护的关键。”【59】谢希特还认为：“今天的商标不仅仅是良好商誉的象征，而且经常是良好商誉产生最有效率的代表，会印在公众头脑中，而一个来源不明和客观的满意保证，使你产生进一步满意的愿望。商标事实上在销售商品。”【60】
商标的标示来源功能在不断弱化，消费者通过商标已经很难知道商品具体的生产者是谁，但商标的广告宣传功能却不断得到增强，商标事实上自己在销售商品。商标功能的变化必然影响到人们对商标显著性的理解。毕比教授认为，从符号学的角度来看，商标侵权所侵害的是商标的意指关系，而商标淡化的对象则是商标的价值关系。商标法对淡化现象的规定，意味着法律对符号价值关系的认可。反淡化保护使得在商标体系中保护与其他能指（Signifier）之间所设定的区别关系成为必要。【61】也就是说，商标不再仅仅是标示某种商品或服务来源的工具，在商标符号体系中能够与其他商标相互区别就是商标显著性的集中体现，而在商标的符号体系中，显著性早已摆脱了商品种类或提供的服务种类的束缚。在符号体系中，很多商标之所以具有很强的显著性就在于它具有唯一性（Uniqueness）。正如谢希特所说，如果允许劳斯莱斯（Rolls-Royce）饭店和劳斯莱斯咖啡馆，劳斯莱斯裤子和劳斯莱斯糖果存在，10年之后就将再没有劳斯莱斯商标存在了。在商标符号体系中，对某一符号的多重使用会破坏商标标识所具有的区别能力，商标法应当对商标的区别能力加以保护，而在谢希特看来，“对商标唯一性的维持应当构成保护商标的唯一理性基础”【62】。
（三）商标淡化的构成要件与商标显著性
对于商标淡化的构成要件，很多美国法院法官都试图进行总结，但由于受到商标混淆可能理论的影响，很多对商标淡化构成要件的总结并不准确。1989年美国第二巡回法院在Mead Data Cent.，v.Toyota Motor Sale，U.S. A.，Inc一案的判决书中，对于形式化分析商标淡化的构成要件提出了6个要素：（1）商标的相似性；（2）贴附商标的产品的相似性；（3）消费者的经验；（4）掠夺性的目的，将竞争对手排挤出市场的目的；（5）在先商标的声誉；（6）在后商标的声誉。【63】但却遭到了一些学者的批判：“这些要素是典型的混淆可能分析的产物，与商标淡化不具有特别相关性，或者说对解决由于模糊引起的淡化争议没有帮助。”【64】麦肯锡认为，对于商标淡化行为可以从3个方面进行分析：（1）多重侵犯性使用将引起不断积累地对知名商标的损害；（2）对于普通消费者来说，被诉商标将使人想起知名商标；并且（3）模糊将导致对知名商标的力量造成损害。【65】这里本书主要根据商标显著性理论对第二个方面的要件进行分析，即对于普通消费者来说，被诉商标的淡化使用是否会使消费者联想起知名商标。
淡化理论假设相同商标在被使用在不相类似的商品上时，消费者会首先联想起某个知名商标。从商标显著性的角度来看，对于有些商标，如臆造性商标确实会发生该联想的假设。其原因就在于臆造性商标是新创造的商标，在一定语言或文化背景中除了标示特定来源并不具有其他意义。例如，普通消费者如果在报纸广告上看到了KODAK旅行社，他会想起生产照相机和胶卷的KODAK公司。这是因为对于这个词语，并不存在其他意义。在这样的案件中，这样的假设是存在的，即在后商标让人想起了知名商标。
但是，这一心理假设并不是对所有商标都是成立的。例如，对于显著性同样较强的任意性商标，由于该商标在原有语言或文化背景中是有意义的，因此如果将它使用到不相似的商品种类中，普通消费者并不一定就会首先想到在先使用的知名商标。例如，著名网上图书出版商AMAZON商标，它不是一个臆造性商标，而是一个任意性商标，根据维基百科的解释该词语共有9种意义：（1）南美洲的亚马孙河；（2）希腊神话中的一个民族；（3）亚马孙雨林；（4）亚马孙平原；（5）亚马孙巴西的行政区之一；（6）委内瑞拉的行政区域之一；（7）秘鲁的行政区之一；（8）哥伦比亚的省份；（9）亚马孙公司：美国的网上商店。【66】
而当消费者在与网上书店无关的领域，见到AMAZON商标时，为什么会立即想到知名的AMAZON商标呢？为什么不会想到该商品来自于具有生物多样性的亚马孙热带雨林，或者与神秘的亚马孙女战士有关呢？本书认为，在这种情况下并不能得出看见AMAZON商标立刻就会联想到AMAZON网上书店的结论。那么在这种情况下，该商标在非相似商品上的使用是否会导致在先商标显著性的淡化是值得商榷的。
美国《兰汉姆法案》第1125条第1款规定：如果他人在商业中对商标或商号的商业性使用是在该商标取得知名度之后，而且导致了该知名商标显著性的淡化，知名商标的所有人有权依照衡平法的原则和法院认为合理的条件，获得对该使用的强制令，以及本款规定的其他救济。在判断一个商标是否显著和知名时，法院可以考虑但不限于下列因素：（a）该商标固有的和经使用取得的显著性程度；（b）该商标在相关商品或服务上持续使用的时间和程度；（c）该商标广告宣传的持续时间和程度；（d）该商标被使用的商业区域的地理范围；（e）使用该商标的商品或服务的商业渠道；（f）该商标在商标所有人和强制令所针对的人的商业区域和商业渠道内的知名度；（g）第三方对相同或相似商标使用的性质和程度；（h）该商标是否已依据1881年3月3日的法案，或1905年2月20日的法案注册，或已在主注册簿上注册。该规定十分详细地对判断商标淡化需要考虑的因素进行了列举。但问题是，在具体案件中，如何证明上述要素存在，并且要证明在先商标显著性正在淡化而不是存在淡化之虞是存在很多困难的。
（四）对商标淡化理论的评析
商标淡化理论是否是一个好理论仍然存在争议。一个人的观点很大程度上取决于，如果为了维护自由竞争和自由表达的目的，对于一个商标应当给予多少保护和排他性。【67】许多评论者认为商标“淡化”就是一个神话：它是一个在现实世界从来没有被证明存在的理论构建。【68】例如，何友德和布兰德斯就认为，市场中未经授权使用知名商标的现象是存在的，但假定该种现象是非常严重的看法，是没有依据的，并且认为这种使用将否定性地影响知名商标在消费者头脑中的力量的看法，也是没有依据的。【69】
同时，对于商标淡化概念的扩大使用也是令人担忧的。一些法院法官担心淡化概念的扩大适用会损害市场经济的自由竞争，“唯恐在制止商业名称侵权中，在提出保护要求中它吞没了所有竞争”【70】。对过分排他性权利的保护将导致作出不利于商标“总体权利”判决的担忧。【71】如果反淡化法律被如此解释和适用，结果将会导致授予知名商标所有者排除任何人的自动权利，并且排除在所有产品或服务中所有相似商标的使用。商标排他性权利的这种强烈的扩展将打破在自由竞争和公平竞争之间的微妙平衡。对这种扩展的拒绝则是与商标专用权保护理论和商标法的目标相一致的。在公平竞争与自由竞争之间的平衡是需要加以维持的，它关系着市场经济是否能够以合理的效率和竞争性的方式继续良好运行。反淡化保护是一个强而有力的法律工具，我们必须谨慎使用。
