针对鳄鱼国际公司提交的证据材料,拉科斯特公司发表质证意见为,1983年和解协议与本案无关。具体理由为:第一,协议在地域上不适用中国内地。1983年,拉科斯特公司为了进入亚洲市场,与鳄鱼国际公司前身利生民公司签订了一份和解协议,以支付150万美元的价格进入其在先抢注的五个亚洲国家、地区,包括新加坡、马来西亚、文莱、中国台湾等。该协议的出发点是以尊重在先注册商标权为前提的,只有通过协商取得权利人同意的基础上才不会导致侵权。第二,协议的前提是商标近似情况下的和解。该协议中约定的“不致发生混淆”是针对双方自身而言的,其实质是出于权利人的认可和同意。公众是否混淆作为一项客观事实是不能由他人以合同来约定的。第三,协议解决的是鳄鱼国际公司取得注册国家、地区的共存问题,与拉科斯特公司的商标注册范围无关。第四,协议中提及的合作意向仅是针对商标打假事务而言的,不涉及商标共存问题。对于鳄鱼国际公司关于其在协议之外的部分国家和地区注册了单条鳄鱼商标的事实,拉科斯特公司认为,在1983年和解协议之后双方有关鳄鱼商标的纠纷仍然是个案解决原则。
从国际范围看,拉科斯特公司的“单独鳄鱼图形”商标早在鳄鱼国际公司首次商标申请前几十年即在包括中国在内的多个国家取得注册,而鳄鱼国际公司仅仅是在亚洲的少部分国家地区获得注册。双方在鳄鱼商标注册使用的问题上从来都是根据具体情形采取不同的解决方式。而且,在本案诉讼之前,无论是中国还是外国,鳄鱼国际公司从未根据1983年和解协议提出过鳄鱼商标全球共存的主张。在以往不同国家的诉讼中,也都是按照商标地域性原则并根据双方在特定国家的具体商标情况进行裁判,并未受国外因素的影响。
对以上证据及相关证据材料,除对拉科斯特公司提交澳大利亚商标注册处的裁定和两公司相关代表人之间的往来邮件,鳄鱼国际公司否认其真实性外,拉科斯特公司和鳄鱼国际公司均未对其他证据及相关证据材料的真实性提出异议,但均对上述证据及相关证据材料与本案的关联性提出了异议。因该关联性主要涉及本院对拉科斯特公司鳄鱼商标的驰名度、双方鳄鱼图形商标在相关国家和地区已经注册的情形及双方达成的1983年和解协议对本案相关事实和法律问题的认定等问题,本院将在查明事实及判理部分综合予以认定。
本院经审查查明,原审法院查明的事实基本属实,本院予以确认。根据双方当事人提交的原审证据及向本院补充的证据、相关文件,本院另查明以下事实:1933年,拉科斯特公司在法国注册了鳄鱼图形商标。1951年12月13日,利生民公司在25类商品上在新加坡注册了鳄鱼图形商标。同年10月26日,利生民公司在25类商品上在香港注册了鳄鱼图形商标。1952年、1953年、1954年,利生民公司在25类商品上分别在印度、沙捞越、沙巴(洲)、马来西亚等国家和地区注册了鳄鱼图形商标。1959年4月27日,利生民公司在日本注册了鳄鱼图形商标。(利生民公司相关鳄鱼图形商标中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一、标识二)
1994年9月,拉科斯特公司在上海徐家汇太平洋设立第一个专柜,1995年6月在上海北京路友谊商店设立第二个专柜,1996年8月在上海设立了第一家专卖店即上海万里专卖店。1997年在杭州、南京、昆明、西安等地开设了7家专卖店或专柜。之后,拉科斯特公司在上海、北京、青岛、大连等地陆续设立了专柜、专卖店,至1999年6月30日,共设有专卖店13个、专柜43个、零售店1个。1994年鳄鱼国际公司在上海陕西南路靠近淮海路路口开设第一个专卖店,1995年在上海淮海路茂名路口、武汉解放大道358号武汉广场三楼、广州市天河路208号天河城广场二楼天贸南、江西、新疆、山东、浙江、江苏、云南、福建等地开设了85个专卖店或专柜,1996年在辽宁、河北、江苏、山东、安徽等地开设了89个专卖店或专柜。至1997年,鳄鱼国际公司在全国共设有专卖店或专柜250个。
利生民公司于1969年向日本大阪法院提起民事诉讼,指控拉科斯特公司的销售商三共生兴株式会社侵犯其商标权。在该案中,利生民公司的商标构成内容为:“在长与宽比例为3∶8的长方形外框内,从左下方开始向右朝上方向写了意为‘鳄鱼’的英文‘Crocodile’字样,同时画了一个与字母几乎平行的鳄鱼图形,其头部朝下、尾部朝上、嘴巴微张。”其指控的被告的侵权行为为:“被告所进口和销售的LACOSTE衬衣上有如附图(A)[(ぃ)号附图]所示的标识——以下简称标识(A)。在左胸部使用的标识如附图(B)所示——以下简称标识(B)。标识(B)[(ぅ)号附图]上画有一条绿色的鳄鱼,头部朝右,身上有黑色的LACOSTE字样。在标识(A)的上部有‘CHEMISE LACOSTE’字样,和图形结合在一起,而并非仅为鳄鱼图形。”利生民公司要求禁止“被告使用标识(A)、(B)和(C),支付1000000日元的赔偿费,并从1969年5月15日起加收年5%的迟延利息,直到上述金额付清为止。”1971年2月24日日本大阪法院作出判决1969午第2333号判决。
在该判决中,日本大阪地方法院认为:“确实,如原告主张的那样,在本案商标中鳄鱼图形十分突出,‘Crocodile’文字只是该图形的名称。但是,在上述(1)-(8)个商标已经存在而本案商标是后来的情况下,为了与上述商标区别,仅仅只有鳄鱼图形是不够的,这基本上是明确的。不管你如何考虑,为了实现商标的识别功能,鳄鱼图形有必要与文字结合起来,使本案商标具有显著性。尽管存在着上述(1)-(8)个商标,本案商标仍然得以注册。这并不是表明其单纯产生了‘鳄鱼’牌的名称和观念,而是图形与文字结合的整体使得其具有了识别性,能够与其他也使用鳄鱼形象的商标相区别。”“现在让我们对本案商标的构成与标识(A)、(B)和(C)[日文原文附图(ィ)、(ロ)、(ハ),英文译文附图(ィ)、(ロ)缺少]进行比较。标识(A)设计的是一条头朝右的鳄鱼图形(身体为绿色、张开的嘴巴为红色),在身体部位嵌入了黑色‘LACOSTE’字样。标识(B)设计的是一条头朝右的鳄鱼图形(身体为黄色、张开的嘴巴为红色)。标识(C)设计的是一条头朝右的鳄鱼图形,尾巴向上,嘴巴张开。被告并不是单独地使用标识(A)、(B)、(C),而是与文字结合使用。即便被告如原告主张的那样使用了标识(A)、(B)、(C),不用说也是与本案商标不同的。此外,本案商标只是在将鳄鱼图形与文字组成一个整体的时候才具有显著性。在标识(A)、(B)、(C)中并没有鳄鱼字样,而且在外观、名称和观念上与本案商标也不相近似。因此,可以得出结论:被告使用上述标识并没有侵害本案商标的任何权利。构成原告诉讼请求基础的所谓标识(A)、(B)、(C)的使用侵害了原告商标权的前提并不成立,应予以驳回。”
1973年11月28日双方在大阪高等法院达成和解,利生民公司同意拉科斯特公司在日本注册“鳄鱼图形”商标。
1982年6月1日,拉科斯特公司当时的董事会主席米歇尔·拉科斯特先生在其给鳄鱼国际公司创始人陈贤进的信件中提到:“……基本上,我方不同意我们各自的商标在这些国家有混淆的实质风险。因为它们在这些市场中的长期使用,各自已经获得显著性。事实上,如你所知,在日本和中国台湾地区的法院在多年前已经持这一观点,我方相信在那些诉讼悬而未决的国家(法院)也会接纳这一观点。”
1983年1月21日,拉科斯特公司的贝尔纳·拉科斯特(Bernard Lacoste)先生在其给鳄鱼国际公司创始人陈贤进的信件中提到:“……在亚洲国家,我们不同的鳄鱼商标共存在商业上是可行的,像在日本一样……”
1983年6月17日,双方签订和解协议。和解协议签订后,1985年8月22日,鳄鱼国际公司应拉科斯特公司的要求,出具承诺书,承诺拉科斯特公司在韩国、孟加拉共和国、印度和巴基斯坦四国申请注册相关鳄鱼图形商标时,不提出商标异议、无效和撤销,并出具合适的认同信件。
1985年8月7日,拉科斯特公司总经理贝尔纳·拉科斯特为鳄鱼国际公司出具同意书同意其在韩国在第45类商品上注册鳄鱼图形商标(商标图形中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一、标识二)。1993年1月22日,拉科斯特公司总经理贝尔纳·拉科斯特出具同意书同意其在韩国在第25类商品上注册鳄鱼图形商标(商标图形中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一)。1993年9月16日、1994年1月18日,拉科斯特公司总经理贝尔纳·拉科斯特分别出具同意书同意其在巴基斯坦在第14类、第9类、第18类、第28类商品上注册鳄鱼图形商标(商标图形中1983年协议新加坡“鳄鱼”A系列标识一)。
鳄鱼国际公司1951年10月26日在香港、1961年9月21日在文莱、1970年4月28日在印度尼西亚、1979年8月31日在斯里兰卡、1982年11月13日在韩国、1982年11月16日在中国台湾、1985年8月13日在泰国、1995年10月31日在尼泊尔、1995年11月27日在朝鲜、1996年6月14日在蒙古、2003年4月8日在沙特阿拉伯、2003年6月24日在摩洛哥、2003年9月1日在斐济在第25类商品上注册了单条鳄鱼商标。
此外,拉科斯特公司曾于1994年在法国将1983年协议中鳄鱼国际公司的两个鳄鱼图形(法国注册号94541293、94541290)以及拉科斯特鳄鱼朝左的图形(法国注册号94541291)申请注册商标。2005年鳄鱼国际公司向法国巴黎大审法院提起诉讼。2006年3月29日,该院作出判决。该判决认为:“拉科斯特公司在充分知情的情况下,模仿鳄鱼国际公司使用的两个商标,并进行了注册(注册号为94541293和94541290),意欲在法国以外的一个国家造成其商标先存在的错觉,与后者进行抗衡。
这一行为构成了非法注册行为,因为这些注册背离了商标的法律作用,违背了1983年双方签署的协议中约定的合作,而这一协议并不局限于其中所指的五个国家和地区。”该判决认为“拉科斯特公司模仿1983年6月17日协议中列入的鳄鱼国际公司的商标图案”的行为“构成了非法注册行为”。该法院判决:“宣布驳回鳄鱼国际公司作出的将号码为94541290及94541293商标判为注册无效和商标无效的请求,鉴于上述两个商标自2004年11月23日起失效,宣布受理其其余请求。说明拉科斯特公司模仿1983年6月17日协议中列入的鳄鱼国际公司的商标图案,并进行了注册(注册号为94541293和94541290),这一行为构成了非法注册罪。判处拉科斯特公司支付鳄鱼国际公司1欧元作为损害赔偿金。准许鳄鱼国际公司选择三种报纸或杂志刊登本次裁决内容,费用由拉科斯特公司支付,最高金额为税后4500欧元。说明注册号为94541291的商标注册不违法。宣布受理鳄鱼国际公司作出的判处此号码为无效的请求。”拉科斯特公司提起了上诉。
1994年10月19日,拉科斯特公司在法国申请鳄鱼头部朝向左的商标。1995年3月23日,其就该商标向中国申请领土延伸保护,其申请号为G638122,指定使用在第25类服装、鞋、帽等商品。1996年6月26日,商标局以香港鳄鱼恤公司的鳄鱼图形商标被公众熟知,香港“鳄鱼”与法国“鳄鱼”之间的不同已被消费者所接受,根据修改前的商标法第八条第一款第(9)项的规定,申请商标因其他不良影响,予以驳回。1996年8月30日,拉科斯特公司向商标评审委员会申请复审,理由是拉科斯特公司作为在世界上最先设计鳄鱼图形商标的公司以及在中国最先注册鳄鱼图形商标的公司,理所应当是鳄鱼商标的在先权利人。
引证商标持有人鳄鱼恤公司虽亦使用鳄鱼图形商标多年,但其商标使用及注册均从20世纪50年代开始,无论是在国际上的注册还是在中国的注册均晚于拉科斯特公司,且其已与鳄鱼恤公司达成相互谅解备忘录。请求商标评审委员会核准申请商标的注册。2009年1月12日,商标评审委员会作出评审决定,将该商标在中国的领土延伸保护申请予以驳回。2009年2月12日,拉科斯特公司向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼,2009年12月29日,该院作出一审判决,撤销商标评审委员会前述决定。现该案及相关系列案件正在北京市高级人民法院二审审理之中。